Po co robić badanie znaku towarowego? Uważaj na podobieństwo, nie tylko identyczność!

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy krok w budowaniu silnej marki. Jednak zanim złożysz wniosek do Urzędu Patentowego RP (UPRP) lub EUIPO, warto przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Niestety, wielu przedsiębiorców popełnia podstawowy błąd – ogranicza się jedynie do sprawdzenia, czy identyczny znak widnieje w wyszukiwarce UPRP. To za mało! Dlaczego? Ponieważ prawdziwe ryzyko często tkwi w znakach podobnych, a nie tylko identycznych. Poza tym, konieczne jest sprawdzenie w innych bazach niż tylko w UPRP.

 

Czym jest badanie znaku towarowego?

Badanie znaku towarowego to analiza, która ma na celu ocenę, czy dany znak można bezpiecznie zgłosić do rejestracji. W jej ramach sprawdza się:

• czy znak spełnia kryteria rejestracji (np. nie jest opisowy),
• czy nie koliduje z wcześniejszymi znakami zarejestrowanymi – zarówno identycznymi, jak i podobnymi,
• czy jego używanie nie naruszy cudzych praw.

 

Badanie znaku towarowego a legalność jego używania

Warto podkreślić, że badanie znaku towarowego służy nie tylko sprawdzeniu, czy znak nadaje się do rejestracji, ale także czy jego używanie w obrocie gospodarczym nie narusza praw osób trzecich.

Nawet jeśli nie planujesz rejestracji znaku, jego stosowanie bez uprzedniego badania może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W praktyce oznacza to, że możesz nieświadomie używać oznaczenia podobnego do znaku już zarejestrowanego, co może skutkować wezwaniem do zaprzestania używania, procesem sądowym lub obowiązkiem wypłaty odszkodowania.

Dlatego badanie znaku powinno być traktowane nie tylko jako etap rejestracji, ale również jako forma prewencyjnej kontroli legalności działań marketingowych i brandingowych firmy.

 

Dlaczego badanie na podobieństwo jest kluczowe?

W przypadku znaków towarowych urząd, na w reakcji na sprzeciw właściciela znaku wcześniejszego, może odmówić rejestracji znaku nie tylko wtedy, gdy znak jest identyczny, ale również gdy jest myląco podobny do wcześniejszego znaku w tej samej lub podobnej branży. Ocenie podlega m.in.:

• brzmienie (fonetyka),
• wygląd graficzny,
• znaczenie słowne (semantyka),
• a także zakres towarów i usług do opatrywania których znak jest przeznaczony.

 

Przykład: Kolizja znaków podobnych

Załóżmy, że przedsiębiorca chce zarejestrować znak towarowy „Toffeina” dla napojów energetycznych. W wyszukiwarce UPRP nie znajduje żadnego identycznego znaku – wszystko wygląda bezpiecznie. Jednak po przeprowadzeniu profesjonalnego badania okazuje się, że wcześniej zarejestrowano znak słowny „Tofina” dla napojów tego samego typu.

Choć nie są to znaki identyczne, to:

• brzmią bardzo podobnie,
• mają zbliżoną strukturę i tematykę,
• są przeznaczone dla tych samych towarów.

W takiej sytuacji, na sprzeciw właściciela znaku Tofina, urząd może odrzucić zgłoszenie znaku „Toffeina”.

Co więcej, jeśli przedsiębiorca zacznie oferować napoje marki „Toffeina” na rynku, to właściciel znaku „Tofina” może wystąpić do sądu z roszczeniem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

 

Dlaczego samo sprawdzenie bazy UPRP nie wystarczy?

Wyszukiwarka Urzędu Patentowego RP znajduje jedynie znaki towarowe zgłoszone lub zarejestrowane w tym urzędzie. A przecież w Polsce chronione są również znaki zarejestrowane w EUIPO oraz znaki chronione w trybie rejestracji międzynarodowej (zarejestrowanej w trybie madryckim w WIPO) i których ochrona została uznana w Polsce lub w całej UE.

Samo sprawdzenie bazy UPRP nie znajdzie znaków zarejestrowanych w EUIPO ani w WIPO!

 

Dlaczego badanie w wyszukiwarce urzędu to za mało?

Wyszukiwarki Urzędu Patentowego czy EUIPO pozwalają znaleźć znaki identyczne lub zawierające konkretne frazy. Ale nie wyłapią wszystkich znaków podobnych, zwłaszcza jeśli różnią się nieco pisownią lub użyto synonimów, neologizmów, fonetycznych zniekształceń itd.

Pełne badanie na podobieństwa wymaga:

• znajomości i doświadczenia w interpretacji przepisów i orzecznictwa,
• umiejętności fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej analizy znaków,
• dostępu do narzędzi wyszukujących według kryteriów podobieństwa, które często są płatne – nasza kancelaria patentowa dysponuje świetnym komercyjnym oprogramowaniem do badania znaków towarowych.

 

Co grozi, jeśli pominiesz badanie znaku towarowego?

Zgłoszenie znaku, który koliduje z cudzym, może skutkować:

• odrzuceniem wniosku o rejestrację na sprzeciw ze strony właściciela wcześniejszego znaku, co oznacza nie tylko utratę uiszczonej opłaty urzędowej, ale może wiązać się z poniesieniem kosztów postępowania sprzeciwowego

Używanie znaku kolidującego ze znakiem wcześniejszym może mieć bardzo poważne konsekwencje:

• sądowy nakaz zaprzestania używania znaku, co może wymusić kosztowny rebranding,
• a w niektórych przypadkach nawet roszczenia finansowe, które trzeba będzie opłacić.

 

Badanie znaku towarowego to inwestycja, która się opłaca

Na dobre badanie znaku towarowego trzeba przeznaczyć kilka godzin. Realizując je, często korzysta się z komercyjnych wyszukiwarek, dostęp do których trzeba opłacić. Siłą rzeczy, porządne badanie znaku towarowego nie jest darmowe.

Badanie znaku towarowego to jednak nie koszt, a inwestycja w bezpieczeństwo Twojej marki. Profesjonalna analiza podobieństwa, którą wykona rzecznik patentowy, pozwoli Ci uniknąć pułapek prawnych, utraty marki i niepotrzebnych wydatków.

Nie ryzykuj – zleć badanie specjaliście, zanim zainwestujesz w zaprojektowanie logo, stronę internetową i kampanię reklamową.

Zapytaj nas o badanie Twojego znaku towarowego!