Jak McDonald’s stracił prawo do nazwy Big Mac, czyli o wygaszeniu rejestracji znaku towarowego

Jak McDonald’s stracił prawo do nazwy Big Mac, czyli o wygaszeniu rejestracji znaku towarowego

Big Mac, symbol sieci restauracji McDonald’s, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów na świecie. Kilka lat temu ta kultowa nazwa stała się przedmiotem sporu prawnego, który doprowadził do zaskakującego zwrotu wydarzeń.

 

McDonald’s a Big Mac

Historia Big Maca sięga lat 60., kiedy to został wprowadzony do menu. Od tamtej pory stał się on symbolem globalnego imperium fast foodów. McDonald’s zabezpieczył swoją pozycję poprzez rejestrację znaku towarowego słownego „BIG MAC” w licznych krajach, m.in. dla towarów takich jak: kanapki do jedzenia, kanapki z mięsem, kanapki z wieprzowiną, kanapki rybne, kanapki z kurczakiem. Zapewniło to firmie wyłączne prawo do używania tego słynnego terminu dla oferowanych kanapek.

Jednakże, w ostatnich latach firma musiała zmierzyć się z wyzwaniem ze strony Supermac’s, irlandzkiej sieci restauracji fast food. Supermac’s, próbując rozszerzyć swoją działalność na inne rynki, napotkał na opór ze strony McDonald’s, który argumentował, że nazwa „Supermac’s” może wprowadzać w błąd klientów i szkodzić wizerunkowi Big Maca.

 

Utrata praw do nazwy Big Mac – w pierwszej instancji

Na terenie Unii Europejskiej znak towarowy BIG MAC chroniony był za numerem 000062638 w EUIPO – Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Do tego urzędu 11 kwietnia 2017 roku Supermac’s złożył wniosek o wygaszenie rejestracji znaku BIG MAC. 11 stycznia 2019 r., EUIPO podjął decyzję z pozoru zaskakującą dla wszystkich stron: wygasił rejestrację znaku towarowego nr 000062638. W konsekwencji McDonald’s stracił swoje wyłączne prawa do nazwy „Big Mac” na terenie UE.

Powód utraty praw był prosty – McDonald’s nie potrafił dostarczyć wystarczających dowodów na ciągłe i rzeczywiste wykorzystywanie nazwy „Big Mac” dla towarów, dla których był zarejestrowany za okres 5 lat przed datą wpłynięcia wniosku o wygaszenie rejestracji znaku.

 

Na czym polega wygaszenie rejestracji znaku towarowego z powodu braku rzeczywistego używania?

W Unii Europejskiej, jeśli zarejestrowany znak towarowy nie był rzeczywiście używany nieprzerwanie przez okres co najmniej 5  lat na terenie, na którym jest chroniony i w odniesieniu do co najmniej części towarów lub usług, w odniesieniu do których jest zarejestrowany, to zakresie tych nieużywanych towarów lub usług rejestracja znaku jest podatna na wygaszenie – na wniosek osoby trzeciej.

Gdy taki wniosek wpłynie, to urząd wzywa właściciela znaku towarowego do przedłożenia dowodów na rzeczywiste używanie znaku towarowego w okresie 5 lat poprzedzającym wpłynięcie wniosku. Dla towarów i usług, dla których właściciel w wyznaczonym terminie nie przedstawi dowodów używania, urząd wygasza rejestrację znaku. Najwcześniejsza możliwa data wygaszenia to dzień po upływie 5 lat od daty rejestracji znaku.

Właściciel znaku może zostać obciążony kosztami postępowania wygaszeniowego. Dlatego nie opłaca się zgłaszać znaku dla zbyt szerokiego wykazu towarów.

 

Jakie dowody używania znaku towarowego należy przedłożyć do urzędu?

Przede wszystkim muszą to być dowody datowane – a ich data pochodzić musi z okresu, który w wezwaniu o przedłożenie dowodów używania znaku towarowego wskazał urząd.

Materiały te muszą potwierdzać używanie w obrocie gospodarczym danego znaku towarowego dla towarów lub usług, dla jakich znak jest zarejestrowany. Jeśli zarejestrowanym znakiem jest logo – to materiały te muszą potwierdzać użycie tego konkretnego logotypu.

Takie materiały to np.:

  • oferty,
  • katalogi,
  • faktury,
  • listy przewozowe i potwierdzenia dostaw
  • paragony i inne dowody potwierdzające sprzedaż towarów lub usług opatrzonych znakiem,
  • zrzuty ekranu z Webarchive.org pokazujące, że w danej dacie produkt lub usługa była oferowana na danej stronie internetowej,
  • materiały reklamowe.

Wskazane jest, by co najmniej cześć dowodów pochodziło ze źródeł innych niż bezpośrednio od właściciela znaku towarowego.

Poszczególne materiały mogą się uzupełniać. Np.: same zrzuty z ekranu archiwalnych stron www mogą nie być wystarczające – ale w powiązaniu z fakturami potwierdzającymi sprzedaż widniejących na tych stronach produktów prawdopodobnie stanowić będą komplet materiałów potwierdzających użycie znaku towarowego.

Wydział Unieważnień EUIPO uznał, że materiały dowodowe przedłożone przez prawników McDonald’s nie były dostateczne by wykazać, że oznaczenie BIG MAC było rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym w UE m.in. dla kanapek. Orzeczenie EUIPO wskazywało m.in., że wpisy w Wikipedii nie są wiarygodnym źródłem informacji.

 

Konsekwencje dla McDonald’s

Dla McDonald’s ta decyzja oznaczała więcej niż tylko utratę prawa do nazwy Big Mac – spowodowała ona uszczerbek na wizerunku firmy. Burger Big Mac jest bowiem nie tylko flagowym produktem McDonald’s, ale także budowanym przez lata symbolem firmy. McDonald’s musiał zmierzyć się z ryzykiem utraty monopolu na używanie tej nazwy, a także z falą krytyki z powodu nieudolności w dbaniu o prawa własności intelektualnej globalnego przedsiębiorstwa.

Na szczęście dla McDonald’s, decyzje Wydziału Unieważnień EUIPO są zaskarżalne – do Izby Odwoławczej EUIPO. McDonald’s terminowo złożył odwołanie od niekorzystnej decyzji, sprawie nadano nr R 543/2019-4. McDonald’s częściowo wygrał sprawę w drugiej instancji, utrzymując w Unii Europejskiej prawo do znaku towarowego BIG MAC dla żywności przygotowywanej z produktów mięsnych i drobiowych, kanapek jadalnych, kanapek z mięsemkanapek z kurczakiem. Izba Odwoławcza EUIPO wydała korzystną dla McDonald’s decyzję 14 grudnia 2022 roku. Postępowanie o wygaszenie znaku w obu instancjach trwało zatem łącznie 5 i pół roku!

To jednak nie był koniec!!! Supermac zaskarżył decyzję Izby Odwoławczej EUIPO do Sądu Unii Europejskiej. Wyrok w tej sprawie (T‑58/23) zapadł 5 czerwca 2024 r. Zgodnie z nim, rejestracja znaku towarowego Big Mac została częściowo unieważniona: przede wszystkim w zakresie kanapek z kurczakiemżywności przygotowywanej z produktów drobiowych.

Ochrona znaku towarowego Big Mac nr 000062638 została utrzymana dla jadalnych kanapek, kanapek z mięsem i żywności przygotowywanej z produktów mięsnych – czyli w chyba najważniejszym chyba dla McDonald’s zakresie.

A tak na marginesie: w trakcie sporu o znak towarowy UE nr 000062638, w 2017 roku McDonalds zgłosił do EUIPO znak Big Mac raz jeszcze, za numerem 017305079. Rejestracja tego znaku obejmuje m.in. jadalne kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z wieprzowiną, kanapki z rybą, kanapki z kurczakiem i ma się świetnie – nikt jej do tej pory nie zakwestionował. Jej minusem jest to, że ochrona znaku biegnie dopiero od daty jego zgłoszenia: 22.12.2017 r. – w przeciwieństwie do ochrony znaku towarowego Big Mac nr 000062638, o który toczy się spór, a który chroniony jest aż od 01.04.1996 r.

 

Jakie wnioski należy wyciągnąć z tej sprawy?

Decyzja pierwszej instancji EUIPO w sprawie „Big Maca” jest przykładem tego, jak ważne jest dbałość o prawa do znaków towarowych. Jeśli nasz znak towarowy jest zarejestrowany dłużej niż 5 lat, to musimy mieć świadomość, że każdy może złożyć do urzędu wniosek o wygaszenie rejestracji znaku. Powinniśmy więc być przygotowani na taką ewentualność.

Przegrana w pierwszej instancji i konieczność składania odwołania do Izby Odwoławczej, a następnie prowadzenie sporu przed Sądem UE sprawiły, że McDonald zmuszony był przeznaczyć na sprawę spore środki finansowe i pozostawać w niepewności co do ważności rejestracji znaku Big Mac przez ponad 7 lat.

To pokazuje nam jak ważna jest dbałość o bieżące kompletowanie materiałów dowodowych potwierdzających rzeczywiste używanie naszego znaku towarowego – tak, by w móc je w razie potrzeby przedłożyć do urzędu. Szczególnie istotne będą dowody na fakt oferowania towarów i usług opatrzonych danym znakiem towarowym (oferty, katalogi, archiwalne wersje stron internetowych) oraz, koniecznie, dowody ich sprzedaży (faktury).

Historia ta uczy nas także, że nie ma większego sensu rejestrować znaku na towary lub usługi, których nie zamierzamy używać w perspektywie ok. 5 lat – bowiem jeśli po upływie 5 lat od daty rejestracji naszego znaku ktoś złoży wniosek o jej wygaszenie, to na pewno przegramy spór w zakresie towarów i usług, dla jakich nie używaliśmy znaku, a wtedy urząd może nas obciążyć kosztami postępowania wygaszeniowego.

 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę na rejestrację Twojego znaku towarowego!

 

    Skontaktuj się z nami!

    Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
    Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

     

    Zobacz również

    Fałszywe decyzje UPRP i świadectwa ochronne na znak towarowy

    Ostrzegamy przed oszustami wysyłającymi fałszywe decyzje o udzieleniu prawa ochronnego i sfałszowane świadectwa ochronne na znak towarowy – zobacz przykład.

    czytaj więcej

    Jak McDonald’s stracił prawo do nazwy Big Mac, czyli o wygaszeniu rejestracji znaku towarowego

    Historia utraty, a nastepnie odzyskania prawa do nazwy najpopularniejszej kanapki świata przez McDonald’s w UE. Spór o znak towarowy Big Mac.

    czytaj więcej

    Badanie zdolności patentowej

    Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

    czytaj więcej