Własność intelektualna to nie tylko formalności, papierologia i wpisy w rejestrach. Po zastrzeżeniu znaku towarowego zaczyna się prawdziwa gra: by utrzymać swoją rynkową przewagę, musisz znak faktycznie używać, nie tylko chwalić się jego certyfikatem w ramce na ścianie. Istnieją wyraźne zasady, kiedy właściciel marki musi udowadniać, że jego znak „żyje” w obrocie, a nie leży odłogiem.
Wyjaśniamy z czym wiąże się obowiązek korzystania z zastrzeżonego znaku, kiedy i w jaki sposób musisz wykazać używanie znaku, jakie są terminy i formalności lub co grozi za bierność. Tu znajdziesz odpowiedzi na praktyczne pytania.
Po rejestracji znaku, zarówno polskie (PWP), jak i unijne prawo wymaga, by faktyczne używanie znaku rozpoczęło się w ciągu 5 lat od daty rejestracji i było kontynuowane bez dłuższych przerw. Brak rzeczywistego używania znaku przez okres pięciu lat prowadzi do ryzyka wygaszenia prawa ochronnego dla tych towarów/usług, dla których znak został zarejestrowany, a dla których nie jest używany.
Wniosek o wygaszenie może złożyć każda osoba i nie trzeba nawet szczegółowo uzasadniać wniosku – to właściciel znaku musi wykazać używanie (ciężar dowodu).
UWAGA – jeśli znak zarejestrowany jest na osobę fizyczną (np. prezesa spółki), a on sam znaku nie używa – bo znaku używa tylko spółka – to należy zadbać o zawarcie umowy licencyjnej, w której właściciel znaku zezwala spółce na używanie znaku. Taka umowa, łącznie z dowodami używania znaku przez spółkę, pozwoli właścicielowi znaku (osobie fizycznej) wykazać, że znak był rzeczywiście używany (przez spółkę, na podstawie umowy licencyjnej). W przypadku braku umowy licencyjnej, wykazanie używania znaku przez jego właściciela może być trudne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe.
W Chinach obowiązuje zasada „first to file”, a obowiązek używania znaku powstaje dopiero po rejestracji. Jeżeli znak nie jest używany w Chinach przez 3 kolejne lata, każdy zainteresowany może wnioskować o jego wykreślenie. Używanie znaku należy udowodnić w wyznaczonej procedurze, którą w naszym imieniu musi poprowadzić pełnomocnik z lokalnej, chińskiej kancelarii.
System amerykański bazuje na zasadzie „first to use” – ochrona przysługuje temu, kto pierwszy rzeczywiście zaczął używać oznaczenia w obrocie. Zgłaszając znak, należy przedstawić tzw. Intention to Use (deklaracja zamiaru używania) albo Statement of Use (deklaracja używania) oraz dowody faktycznego używania znaku w handlu (próbki, zdjęcia opakowań, etykiet).
Intention to use (ITU) oznacza posiadanie rzeczywistego i udokumentowanego zamiaru używania znaku w obrocie, przy braku jeszcze faktycznego używania. Na tej podstawie można złożyć wniosek o rejestrację znaku (Section 1(b)) w celu „rezerwacji” pierwszeństwa do znaku przed jego wprowadzeniem do handlu. Na tym etapie nie jest wymagane przedstawianie dowodów używania — wystarczy oświadczenie o zamiarze.
Statement of use (SOU) to deklaracja potwierdzająca rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym. Składa się ją po uzyskaniu „Notice of Allowance” (NOA) od USPTO, w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania (z możliwością przedłużenia o okresy 6-miesięczne do łącznie 3 lat, ale każde takie przedłużenie wiąże się z kosztami). Do SOU dołącza się materiały dowodowe, np. zdjęcia produktów, opakowań lub oznaczeń usług stosowanych w USA. Dopiero po złożeniu SOU możliwe jest ostateczne zarejestrowanie znaku.
Prawo własności przemysłowej (PWP) stanowi, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego polskiego ma prawo wyłącznego jego używania w sposób zawodowy lub zarobkowy na terenie całej Polski.
Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:
Znaku towarowego należy używać w formie zgodnej z rejestracją – dla towarów i /albo usług, dla których jest zarejestrowany. Dopuszczalne są jedynie nieznaczne modyfikacje, które nie zmieniają istoty znaku i jego odróżniających elementów.
O tym, czy użycie znaku w wersji zmodyfikowanej można uznać za użycie znaku zarejestrowanego UPRP i EUIPO decydują w oparciu o „Wspólny Komunikat oraz Wspólną Praktykę dotyczącą używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany”. Dokument ten zawiera szereg przykładów.
W UPRP i w EUIPO, trakcie sporu sprzeciwowego lub unieważnieniowego dotyczącego znaku towarowego, na wniosek przeciwnika w sporze, urząd może zobowiązać właściciela znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu / wniosku o unieważnienie – do przedłożenia dowodów rzeczywistego używania dla towarów/usług objętych postępowaniem – o ile od daty rejestracji takiego znaku minęło co najmniej 5 lat.
Warto podkreślić, że brak przedstawienia dowodów w danym postępowaniu nie prowadzi automatycznie do wygaśnięcia rejestracji znaku. Ma on wpływ jedynie na bieżącą procedurę. Mianowicie: sprzeciw bądź wniosek o unieważnienie rejestracji znaku towarowego zostanie przez urząd oddalony w zakresie tych towarów i usług, dla jakich właściciel znaku wcześniejszego nie wykazał rzeczywistego używania.
Obowiązek używania znaku towarowego jest fundamentem jego ochrony prawnej zarówno w Polsce, UE, USA, jak i w Chinach. Jego niedopełnienie może prowadzić do wygaszenia ochrony znaku, częściowo lub w całości. Niezależnie, czy prowadzisz międzynarodową markę, czy jesteś przedsiębiorcą lokalnym – powierz sprawy znaku doświadczonemu rzecznikowi patentowemu z – Twoim zdaniem – najlepszej kancelarii patentowej, by mieć pewność skutecznej ochrony oraz optymalnej strategii wykorzystania znaku w biznesie!
Nasza kancelaria patentowa w Poznaniu pomoże zarejestrować znak towarowy i zadbać o ochronę marki! Napisz do nas!