Nasza kancelaria patentowa miała okazję pomóc Klientowi, do którego zgłoszenia unijnego znaku towarowego zagraniczna spółka wniosła sprzeciw. Dotyczył on jedynie wąskiego zakresu towarów i usług. Teoretycznie była więc możliwość wykreślenia niektórych pozycji z wykazu towarów i usług, a tym samym zakończenia postępowania sprzeciwowego. Zanim jednak Klient rozważył ewentualne ograniczenie zgłoszenia znaku towarowego, przeanalizowaliśmy podstawy sprzeciwu, aby ocenić jego zasadność.
Podczas analizy sprawy odkryliśmy, że znaki będące podstawą sprzeciwu były zarejestrowane ponad pięć lat temu. Przeprowadzone przez nas wyszukiwanie internetowe nie wykazało, aby właściciel tych znaków rzeczywiście używał ich dla wszystkich towarów i usług, dla których są zarejestrowane. To oznaczało, że gdybyśmy w postępowaniu sprzeciwowym zażądali dowodów używania znaków, o który oparty jest sprzeciw, przeciwnik prawdopodobnie by ich nie przedłożył dla co najmniej części towarów. W konsekwencji, urząd oddaliłby sprzeciw w zakresie, w jakim sprzeciw oparty jest o towary, dla których dany znak wcześniejszy nie był używany.
Co więcej, każdy może złożyć (odpłatny) wniosek o wygaszenie rejestracji znaku towarowego starszego niż 5 lat. Mogliśmy zatem również w taki sposób zaatakować rejestracje znaków przeciwnika. Gdyby nasze wnioski były skuteczne – straciłby on znaki będące podstawami sprzeciwów. W konsekwencji sprzeciw zostałby umorzony.
Odkryliśmy zatem, że mamy silne argumenty do negocjacji z przeciwnikiem.
Gdy EUIPO uzna, że sprzeciw jest dopuszczalny, rozpoczyna się tzw. okres cooling-off, czyli okres ugodowy. Standardowo okres ten trwa 2 miesiące od daty powiadomienia stron przez EUIPO. Strony mają możliwość wspólnego wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie okresu cooling-off na maksymalnie dodatkowe 22 miesiące, co łącznie daje do 24 miesięcy na negocjacje. W toku negocjacji strony kontaktują się ze sobą bezpośrednio, nie muszą korzystać z pośrednictwa EUIPO. Jeśli strony osiągną porozumienie i sprzeciw zostanie wycofany, to cały proces może zakończyć się na etapie cooling-off.
Nasz Klient miał więc dwie możliwości:
Uznaliśmy, że szybka i zdecydowana reakcja w sprawie będzie dla interesów naszego Klienta najlepsza. Kancelaria wystosowała więc do przeciwnika pismo, w którym wskazaliśmy, że moglibyśmy skutecznie zaatakować rejestracj jego znaków towarowych.
W piśmie zaznaczyliśmy, że analiza działalności przeciwnika wskazuje, iż używa swoich znaków jedynie w odniesieniu do jednego typu produktów, mimo że zarejestrował je dla szerokiego zakresu towarów i usług. Zażądaliśmy wycofania sprzeciwu, informując, że w przeciwnym razie będziemy aktywnie bronić zgłoszenia i nie wykluczamy wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych na jego znaki w zakresie nieużywanych towarów i usług.
Nasza strategia okazała się skuteczna – niemal natychmiast otrzymaliśmy potwierdzenie wycofania sprzeciwu. Dzięki temu nasz Klient uniknął kosztownego i czasochłonnego postępowania sprzeciwowego i zachował pełen zakres ochrony znaku.
Obrona znaku towarowego przed sprzeciwem ze strony właścicieli wcześniejszych praw wymaga solidnej analizy i odpowiednio dobranej strategii. Przykład naszego Klienta pokazuje, że warto dokładnie przeanalizować podstawy sprzeciwów i rozważyć możliwość obrony poprzez zakwestionowanie żywania znaków będących podstawą sprzeciwów – o ile od ich rejestracji minęło co najmniej 5 lat.
Takie podejście pozwala na skuteczną obronę znaku towarowego bez konieczności rezygnacji z części towarów lub usług.
Specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej pomogą w opracowaniu właściwej strategii prowadzenia sporu. Zlecenie dokonania analizy i prowadzenie negocjacji rzecznikowi patentowemu może znacznie zwiększyć szanse na ugodowe rozstrzygnięcie sporu.
Do zgłoszenia Twojego znaku wpłynął sprzeciw? Pomożemy Ci w obronie znaku! Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!