Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego

Czym jest pierwotna zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Zacznijmy „od końca” czyli od pierwotnej zdolności odróżniającej znaku towarowego. Jest to podstawowa cecha, jaką musi się wykazywać znak towarowy, aby mógł zostać zarejestrowany. Oznacza ona, że znak jest charakterystyczny – pozwala przeciętnemu odbiorcy od razu rozpoznać towary lub usługi danego przedsiębiorstwa i odróżnić je od innych podmiotów działających na rynku. O pierwotnej zdolności odróżniającej mówimy wtedy, gdy znak „na pierwszy rzut oka” nie budzi wątpliwości co do swojego charakteru odróżniającego i nie jest dla odbiorcy wyłącznie opisowy czy generyczny.

Przykłady znaków posiadających pierwotną zdolność odróżniającą

• Słowne znaki fantazyjne: np. „Kodak” dla aparatów fotograficznych, „Nike” dla odzieży sportowej. To słowa wcześniej nieistniejące, nie opisujące cech produktu czy usługi, a przez to łatwo identyfikujące markę.
• Znaki graficzne lub logotypy: np. charakterystyczny „Swoosh” Nike , logo Apple – nie są to zwykłe formy graficzne, lecz unikalne symbole kojarzone jednoznacznie z konkretną firmą.
• Użycie „nieoczywistych” kombinacji: np. znak słowny „Orange” dla usług telekomunikacyjnych (nie mający związku z kolorem usług czy ich cechami).
• Wymyślone zestawienia liter lub liczb: np. „X3M” dla energicznych napojów – takie oznaczenie nie niesie typowego przekazu dotyczącego towarów.

Określenia pozbawione pierwotnej zdolności odróżniającej to np. fraza Super Buty czy słowo eobuwie dla sklepu obuwniczego.

Co to jest wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Jeśli znak towarowy ma wtórną zdolność odróżniającą, oznacza to że:

mimo braku pierwotnego charakteru odróżniającego – w wyniku szerokiego i  intensywnego używania – znak towarowy stał się rozpoznawalny na rynku przez znaczącą grupę odbiorców, która zaczęła kojarzyć ten znak z konkretnym przedsiębiorstwem oraz jego towarami lub usługami.

Przykład praktyczny: znak towarowy eobuwie

Ciekawym przypadkiem nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jest sprawa znaku towarowego „eobuwie”. Chociaż sama nazwa „eobuwie” ma charakter opisowy (sugeruje sprzedaż obuwia przez internet), to właściciel marki wykazał przed EUIPO, że w dacie zgłoszenia znak był już szeroko rozpoznawalny przez znaczną część odbiorców wśród klientów branży obuwniczej – jako nazwa konkretnej sieci sklepów obuwniczych.

Dzięki temu unijny znak towarowy słowny „eobuwie” został zarejestrowany przez EUIPO za numerem 015217482, mimo że w zwykłym postępowaniu (przy braku dowodów wtórnej zdolności odróżniającej) nie byłoby to możliwe.

Rozpoznawalność znaku towarowego eobuwie została udokumentowana m.in. badaniami rynku, wynikami sprzedaży i intensywną kampanią reklamową.

Kiedy i jak składać dowody wtórnej zdolności odróżniającej?

Dowody na wtórną zdolność odróżniającą znaku towarowego można składać na różnych etapach postępowania przed urzędem patentowym – zarówno UPRP, jak i EUIPO (czyli dla unijnego znaku towarowego). Jeśli od razu zidentyfikujesz ryzyko odmowy rejestracji ze względu na opisowość znaku, to warto już w zgłoszeniu zadeklarować istnienie wtórnej zdolności odróżniającej i załączyć stosowne materiały dowodowe. Jeśli nie – można to zrobić w odpowiedzi na zawiadomienie urzędu o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Kluczowe jest, aby dowody dotyczyły okresu sprzed daty zgłoszenia znaku do rejestracji – bo to na tę chwilę urząd ocenia, czy znak uzyskał charakter odróżniający w wyniku ugruntowanego używania na rynku.

Przykładowo: jeśli znak towarowy UE został zgłoszony do EUIPO 1 stycznia 2025, to dowody muszą dokumentować stan rozpoznawalności znaku właśnie do tej daty (nie późniejszy).

Jakie dowody na wtórną zdolność odróżniającą warto przedłożyć do urzędu patentowego?

Aby wykazać wtórną zdolność odróżniającą, najlepiej przedłożyć szeroki wachlarz datowanych dowodów pokazujących intensywne i długotrwałe używanie znaku oraz, przede wszystkim, jego wysoką rozpoznawalność jako marki:

• Wyniki badań opinii publicznej, sondaże, ankiety, raporty rynkowe – wskazujące rozpoznawalność znaku wśród grupy docelowej – powinny zostać przeprowadzone wśród odpowiednio wybranej grupy docelowej i być metodologicznie poprawnie;
• Materiały reklamowe i promocyjne (prasa, telewizja, internet, social media itp.), potwierdzające szerokie i systematyczne używanie.
• Wydruki ze stron internetowych, na których eksponowano znak.
• Dokumenty handlowe (faktury, katalogi, oferty), dane dotyczące wysokiego udziału rynkowego.
• Przykłady publikacji, artykułów prasowych lub medialnych wzmiankujących znak towarowy.
• Oświadczenia partnerów, kontrahentów, klientów, izb handlowych.
• Certyfikaty, nagrody – wraz z wyjaśnieniem jaka instytucja i za co je przyznała.
• Dowody na obecność na targach branżowych, reklamach outdoorowych i innych formach promocji.

Kluczowe kryteria i wymagania dotyczące dowodów

1. Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone datą, która umożliwia wykazanie, że znak funkcjonował na rynku w charakterze rozpoznawalnej marki – przed datą jego zgłoszenia do urzędu. Dowody muszą odnosić się do okresu sprzed daty zgłoszenia znaku do rejestracji (czyli przed dniem, od którego urząd ocenia zdolność odróżniającą).Dowody mogą być składane po tej dacie, ale muszą wykazywać stan faktyczny obowiązujący w dniu zgłoszenia.
2. Dowody mogą pochodzić z różnych źródeł, a ich wartość nie jest równorzędna – najsilniejsze są m.in. profesjonalne badania rynku i opinii publicznej, zrealizowane przez renomowane, zewnętrzne podmioty, ale uznaje się także inne dokumenty wskazujące na intensywne i ciągłe używanie znaku w funkcji znaku towarowego.
3. Dowody muszą dotyczyć konkretnych towarów lub usług – Wtórna zdolność odróżniająca dotyczyć ma bowiem tych towarów lub usług, dla ubiegamy się o ochronę na znak towarowy, nie zaś dowolnej działalności właściciela znaku.

Dowody na wtórną zdolność odróżniającą powinny potwierdzać, że w wyniku intensywnego, długotrwałego i szeroko zakrojonego użycia znaku przed datą zgłoszenia, znacząca część właściwych odbiorców utożsamia tę markę z towarami/usługami konkretnego przedsiębiorcy. Im precyzyjniej i szerzej przedstawione okoliczności (sprzedaż, reklama, badania, rozpoznawalność, zasięg geograficzny), tym silniejsza będzie pozycja dowodowa w postępowaniu rejestracyjnym.

Czy da się zarejestrować opisowy znak towarowy?

Co do zasady, wymyślając nowe nazwy usług, marki towarów czy nazwy firm, lepiej unikać  określeń wprost opisowych lub mocno aluzyjnych. Trudno bowiem wypromować je tak, aby kojarzyły się z konkretnym przedsiębiorstwem. Właściciel znaku eobuwie włożył naprawdę ogromny nakład czasu, energii i pieniędzy na wypromowanie marki do etapu, gdy możliwe było wykazanie jej wtórnego charakteru odróżniającego.

Jednak w przypadku, gdy Twój od dawna używany i rozpoznawany przez klientów znak towarowy jest opisowy – nie warto się poddawać. Dzięki profesjonalnej pomocy kancelarii patentowej lub rzecznika patentowego można zastrzec znak towarowy poprzez wykazanie jego wtórnej zdolności odróżniającej. Jednak nawet najlepszy rzecznik patentowy z pustego nie naleje. Aby opisowy znak towarowy uzyskał rejestrację, to w dacie zgłoszenia musi on już od pewnego czasu funkcjonować na rynku i być kojarzony przez znaczący odsetek odbiorców jako konkretna marka. Najważniejsze to gromadzić odpowiednie dowody sprzed daty zgłoszenia oraz przygotować się do ich rzetelnej prezentacji przed UPRP bądź EUIPO.

Przykład „eobuwie” pokazuje, że skuteczne udokumentowanie renomy i rozpoznawalności umożliwia rejestrację nawet najbardziej opisowych marek – i chronić je jako zastrzeżony znak towarowy na terytorium całej Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dzięki długotrwałemu i intensywnemu użytkowaniu na rynku znak może zdobyć charakter rozpoznawalności wśród odpowiedniej grupy. Dla skutecznej ochrony znaków towarowych wato podjąć współpracę z profesjonalną kancelarią patentową i rzecznikiem patentowym, którzy pomogą przygotować i przedstawić niezbędne materiały dowodowe.