Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

Wzór przemysłowy to szczególna kategoria własności intelektualnej, która obejmuje zewnętrzny wygląd produktu (z wyłączeniem jego cech jedynie technicznych).

Zobacz przykłady wzorów przemysłowych.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego daje jego właścicielowi skuteczne narzędzie prawne do sprzeciwienia się wykorzystaniu wzoru przez inne podmioty. W Polsce i wielu innych krajach rejestracja wzoru przemysłowego jest kluczowym elementem dbałości o ochronę praw własności intelektualnej przedsiębiorstwa.

Wiele firm zleca zaprojektowanie produktu w ramach umów B2B. Sądzą, że regulując fakturę za zlecenie, otrzymują produkt i związane z nim prawa własności przemysłowej i prawa autorskie na własność, a więc że mogą go legalnie zarejestrować i posługiwać się nim bez ograniczeń. Niestety sprawa nie jest taka prosta. Wyjaśniamy, jak zadbać o odpowiednie przeniesienie praw do wzoru.

Prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym

Twórcą wzoru jest zawsze osoba fizyczna – nigdy firma. Co do zasady to twórcy przysługuje prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w UPRP. Jeśli współtwórców jest kilku, to prawo to przysługuje im wspólnie.

Od tej zasady są wyjątki:

• W razie dokonania wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej;
• W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa do zarejestrowania wzoru w razie dokonania wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy.

Prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie tego prawa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Bardzo podobne przepisy obowiązują dla wzorów wspólnotowych – czyli wzorów przemysłowych rejestrowanych w EUIPO, których ochrona rozciąga się na całą Unię Europejską.

Kiedy firma nie ma prawa do zarejestrowania wzoru przemysłowego

Najczęściej spotykane przypadki, kiedy przedsiębiorstowo nie nabywa prawa do zarejestrowania wzoru przemysłowego (a więc gdy prawo to pozostaje przy twórcy):

• wzór stworzyła agencja reklamowa (będąca spółką) na umowie zlecenia, zaś w tej umowie nie ma mowy o przeniesieniu, na rzecz zleceniodawcy, praw do rejestracji rezultatów zlecenia jako wzorów przemysłowych;
• wzór stworzyła zatrudniona w firmie na umowę o pracę osoba z działu HR, ale ani nazwa jej stanowiska, ani wskazany w jej umowie zakres obowiązków pracowniczych nie określają, by jej praca miała polegać na projektowaniu lub rozwoju produktów;
• wzór stworzył Prezes Zarządu, który w ogóle nie jest związany z firmą umową o pracę czy zlecenia;
• wzór stworzył Prezes Zarządu, który zatrudniony jest w firmie na stanowisku managera i nie ma w zakresie obowiązków prac projektowych lub rozwoju produktu.

W takich przypadkach, przed zarejestrowaniem wzoru na firmę, należy zadbać o pisemne przeniesienie prawa do zarejestrowania wzoru z twórcy na firmę. Przeniesienie to powinno być odpłatne – a więc prawa te de facto powinny być „sprzedane”. Są to bowiem prawa o charakterze majątkowym. Jeśli przeniesiemy je za darmo, to fiskus potraktuje to przeniesienie jako darowiznę.

Wzór produktu jako utwór

Przedmiotem  prawa autorskiego są m.in. utwory wzornictwa przemysłowego – czyli design produktów. Bardzo często wzór przemysłowy jest więc utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

Autorskie prawa majątkowe, dają ich właścicielowi wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Co do zasady, pierwotnie przysługują twórcy lub wspólnie współtwórcom.

Ale nie zawsze, na przykład: jeżeli ustawa pr.aut. lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Ale UWAGA: jeśli utwór stworzył „pracownik”, który nie jest zatrudniony w firmie na umowę o pracę, tylko który jest na umowie zlecenia albo B2B, zaś w tej umowie nie ma mowy o przeniesieniu, na rzecz zleceniodawcy, praw autorskich majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy – to pomimo tego, że firma zapłaci twórcy wynagrodzenie za realizację zlecenia, to prawa autorskie majątkowe nadal pozostają przy twórcy.

Tak samo: przy twórcy pozostają prawa autorskie, jeśli utwór stworzyła np. pani księgowa albo wiceprezes zarządu, którzy nie mają w umowie o pracę wpisanych obowiązków pracy projektowej czy nad rozwojem produktów.

Przeniesienie autorskich praw majątowych do utworu wzornictwa przemysłowego

Autorskie prawa majątkowe (w przeciwieństwie do autorskich praw osobistych) mogą zostać przeniesione na firmę pisemną umową.

Autorskie prawo majątkowe do utworu zawartego we wzorze przemysłowym i prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego – to dwa różne prawa. Mogą być przenoszone niezależnie od siebie. Przeniesienie jednego z nich nie oznacza automatycznego przeniesienia drugiego.

Obok przeniesienia prawa do zarejestrowania wzoru przemysłowego, warto więc zadbać, by również autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w tym wzorze przenieść na firmę, która ten wzór chce zarejestrować i go używać. Aby przeniesienie praw autorskich było skuteczne, musi być w firmie pisemnej. W umowie przeniesienia praw autorskich do designu należy wskazać jakiego utworu wzornictwa przemysłowego przeniesienie dotyczy (można nawet wkleić wizerunki designu w treść umowy!), a także koniecznie trzeba wskazać pola eksploatacji utworu. Przykładowe pola eksploatacji zostały wskazane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 50. Bez wskazanych pól eksploatacji umowa jest nieważna!

Co jeszcze warto zawrzeć w umowie o przeniesienie praw autorskich?

Warto uwzględnić przeniesienie uprawnień do wykonywania praw zależnych do utworu wzornictwa przemysłowego, a także prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Prawa zależne to wszelkiego rodzaju przeróbki lub modyfikacje.

Prawa autorskie majątkowe i prawa zależne mają pewną wartość. Zatem w umowie o przeniesieniu praw autorskich należy wskazać kwotę, za jaką prawa te zostają przeniesione (de facto: sprzedane). Jeśli o tym zapomnimy, to fiskus potraktuje darmowe przeniesienie praw autorskich jako darowiznę, którą należy opodatkować.

W umowie powinny znaleźć się też inne zapisy, np. dotyczące przeniesienia egzemplarza utworu, możliwości udzielania licencji, itd.

Warto więc zlecić sporządzenie takiej umowy specjaliście – np. kancelarii patentowej – tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy i prawo do wzoru przemysłowego.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!